Marchio

Il Marchio può essere definito nel modo seguente:

1. un segno avente carattere distintivo che permette di individuare la fonte (l’impresa) da cui il prodotto o il servizio provengono, distinguendoli da quelli dei concorrenti (funzione distintiva);
2. uno strumento essenziale per la comunicazione tra imprese e clientela, alla quale permette di riconoscere e selezionare prodotti o servizi (funzione di garanzia di qualità).

 

Proprio in ragione dell’importante funzione svolta, è necessario provvedere alla sua tutela può essere ottenuta mediante:

• registrazione
• tutela di fatto
• tutela contrattuale

 

registrazione del marchio

Il marchio, a differenza degli altri segni distintivi, è l’unico a godere di una procedura amministrativa di registrazione ad hoc.

Esistono tre distinte tipologie di registrazione:

1. Nazionale: se si vuole ricevere protezione su scala nazionale.
2. Comunitaria: se si vuole ricevere protezione nel territorio di tutti gli Stati Membri dell’UE.
3. Internazionale: se si vuole ricevere protezione in specifici Paesi non ricompresi nell’UE.

 

Registrazione internazionale Registrazione internazionale non significa registrazione su scala mondiale. Quando si parla di “registrazione internazionale” si fa riferimento ad una registrazione che è stata richiesta per singoli Paesi del Mondo. Come Regola generale si sottolinea che il marchio va sempre registrato, perlomeno, nei Paesi in cui vengono commercializzati i prodotti fabbricati. Conviene, inoltre, valutare attentamente l’opportunità di registrarlo nei Paesi che rappresentano un mercato di sbocco per i competitors.

 

importanza della registrazione

A seguito della registrazione del marchio il relativo titolare acquisisce una sorta di monopolio sull’utilizzo del marchio.

Pertanto, a seguito della registrazione il titolare avrà il diritto di:

• fare uso esclusivo del marchio registrato con riferimento al Paese oggetto della registrazione;
• impedire a soggetti terzi l’impiego del marchio oggetto di registrazione;
• impedire a soggetti terzi l’impiego di segni distintivi idonei a creare confusione con il marchio registrato.

 

Evitare sempre di conferire ad un soggetto terzo (ad esempio al distributore) un mandato alla registrazione del marchio. Le registrazioni effettuate da un partner commerciale rischiano di creare situazioni pregiudizievoli complicate da gestire.

 

atti di disposizioni del marchio

Il titolare del marchio può disporre del marchio legittimamente.

Il marchio può essere:

• Trasferirlo in proprietà: passaggio definitivo della titolarità del marchio.
• Concederlo in licenza: concessione del diritto – solitamente sottoposto a limiti temporali e spaziali – di utilizzo del marchio.

Solitamente, gli atti di disposizione del marchio si innestano in schemi contrattuali più ampi: contratti di distribuzione o agenzia, contratti di franchising, contratti di co-branding, joint venture, contratti di merchandising, etc.

 

effetti della mancata registrazione

Come regola generale, la registrazione del marchio costituisce sempre la soluzione preferibile in quanto conferisce al registrante e/o utilizzatore il più altro grado di tutela.

Qualora il titolare del marchio non abbia provveduto alla sua registrazione, in via sussidiaria potrà fare ricorso alla:

• Tutela del marchio di fatto (Codice Civile e Codice della Proprietà Intellettuale): chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di proseguire con il suo impiego, nonostante la registrazione ottenuta da terzi, nei limiti del precedente ambito di utilizzo (ad es. con la stessa estensione territoriale);
• Tutela contrattuale: chi sottoscrive un contratto potrà tutelare la propria titolarità sul marchio tramite l’inserimento di apposite clausole c.d. di «riconoscimento della titolarità del marchio». Tali clausole sono vincolanti solo per la controparte contrattuale (ad. es. il licenziatario).

 

contratto di licenza del marchio

Il contratto di licenza di marchio è quel contratto tramite il quale il titolare del marchio o di altro segno distintivo (licenziante), pur conservandone la titolarità, concede ad un terzo (licenziatario), il diritto alla utilizzazione del marchio stesso.

All’interno di un contratto di licenza di marchio – o della parte del contratto (ad esempio di concessione di vendita) in cui viene disciplinato l’utilizzo del marchio – è importante gestire con attenzione alcune clausole soprattutto in relazione ai contratti che prevedano diritti di sfruttamento dello stesso, al fine di verificare la presenza e la portata della clausola riportata nella tabella.

 

Clausola da verificare in un Contratto di licenza di marchio Oggetto della licenza e relativo allegato identificativo del marchio. Riconoscimento titolarità. Divieto di registrazione. Durata. (Non) esclusiva. Corrispettivo. Obblighi informativi. Ispezioni. Clausola risolutiva espressa. Legge applicabile. Giudice competente.